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涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”
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华东政法大学知识产权学院2015级研究生
一、涉外定牌加工概述定牌加工，又称贴牌生产，即“OEM”，是英文Original Equipment Manufacture的缩写。狭义的涉外定牌加工一般是指国内加工方根据外方商标权人的委托，为其进行来料来样的加工服务，并在所加工的物件上贴附委托方的商标，随后将该产品全部交由委托方在国外销售或经营，委托方按约定支付加工费的贸易方式。定牌加工经营方式是国际分工与合作的表现，其有利于促进各种生产资源和劳动力资源的合理分配和优势互补，有利于促进社会的合理分工。近年来，这种生产方式在我国的涉外加工贸易中甚为流行，已经发展为一种经济合作模式。然而，在这种经济合作模式中，却隐藏了一个知识产权法律问题——在涉外定牌生产中，涉及到某一商标在国外已注册，而国内又有依法注册的合法商标权人，两者非同一权利主体，那么当加工方接受国外合法的商标权人的委托在我国进行定牌生产相同产品，而又未经国内商标注册人许可时，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，是否构成侵犯商标专有权？[1]围绕此问题我国已经产生了不少的法律纠纷和诉讼。然而，对此现实问题，我国各地法院司法判决并不一致，存在着侵权与不侵权的两种完全不同的尺度。另外，立法和司法解释也没有给出明确的答案，不仅给行政执法领域的执法者带来诸多困惑，也给承揽加工企业、境内外商标注册人带来诸多困扰。 二、我国司法实践中的不同态度（一）认定贴牌加工行为侵权的案件按照修改前的《商标法》第52条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于商标侵权行为。那么应用到定牌加工中，如果外方国外委托方指定或授权我国加工企业使用的商标，与中国境内已经注册的商标相同或近似，而且该加工产品与该注册商标核定使用的商品相同或相似，该加工企业在其制造、出口的产品上使用该商标，就有可能违反上述规定。这事实上已经得到许多司法判决的支持。早期司法判决在此种情况下倾向于认定贴牌加工行为为商标侵权行为，比较典型的案例有: 美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、嘉兴银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司案[(2001)深中法知产初字第55号]，广州泓信诉广州海关案[(2006)粤高法行终字第22号]、瑞宝公司诉永胜公司案[(2005)浙民三终字第284号]等。除此以外，部分法院还考虑另外一个因素，一种必要的审查和注意义务。也即国内受委托加工方需要尽到一定的注意义务，去审查国外委托方是否确实拥有注册商标权或者取得合法授权许可，以判断是否存在《侵权责任法》中侵权行为所要求的主观过错要件。江苏法院在审理拉科斯特公司与宏鑫公司商标侵权纠纷一案时便考虑这一因素。对于认定定牌加工构成侵权的若干案件的具体案情及法院的判决和理由见下表：
以上只是对部分案件进行梳理，从以上的判决结果以及其他检索到的数据可以看出审判实务界态度的转变。从时间上可以显示出一定的趋势，2006年前后，我国各地法院多数认定涉外定牌加工行为构成侵犯商标专用权，而2007年以后，我国法院则大多倾向于定牌加工行为不侵犯商标专用权。这与我国在相应阶段颁布的司法文件有一定关系，以下将作具体介绍。 三、我国的司法文件对定牌加工行为的规定（一）京高法2004年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》早在2004年，北京市高级人民法院就曾针对涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的问题作出过明确答复，认为不构成侵权，因为不会导致混淆。其在2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[12]第13条规定：“受境外商标权人委托贴牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？回答：造成相关公众混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。贴牌加工是基于有权使用商标人的明确委托，并且受托贴牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”（二）京高法2006年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》但是北京市高级人民法院于2006年3月7日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[13]却删除了该条的规定，并声明京高法发 (2004) 48号解答废止。该解答第21条规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？回答：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任”。（三）《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》2009年，最高人民法院颁发了司法指导意见，[14]《意见》第18条要求：完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。其指出对涉外定牌加工纠纷的裁判，不能都认定为商标侵权；应结合个案，视加工方是否尽到必要的审查和注意义务等具体情况，合理认定加工方的侵权责任。（四）《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”[15] 四、台湾地区的相关规定 我国台湾地区经济发展初期也是靠大量的代工起家的，上世纪七八十年代大量进行贴牌加工贸易，台湾地区称之为“回销行为”。直到现在台湾地区的定牌加工产业规模仍然领先亚洲， 这在很大程度上归功于台湾地区的政策支持和各部门的通力配合。台湾地区的“司法院”、“高等法院”、“法务部”、“经济部智慧财产局”对定牌加工行为的态度都是一致且明确的，即认为定牌加工中对标识的使用不会对台湾地区的商标专用权造成侵犯。 为进一步研究“回销”行为是否侵犯台湾地区的注册商标专用权，台湾地区“司法行政院”分别于1983年和1993年两次专门召开研讨会进行论证，两次研讨的结果都认为不侵权，认定这是一种贸易形态，不应受到商标法相关规定的约束，“自无庸负侵害商标之责任。”国际定牌加工是将加工成品销往委托商拥有商标专用权的国家，并不对内销售，也没有流入台湾地区市场的可能。为了有利于本地区企业接单，回销行为不应该视为商标法中的使用行为。[16] 五. 学理争论（一）认为侵权对于定牌加工的问题，学界一直争论不休，也不乏优秀的文章对此进行讨论。有观点认为，涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于构成侵犯商标专用权的行为。涉外定牌加工的产品不在我国境内销售，虽然不会导致相关公众混淆，但是，“混淆可能”并不是构成商标侵权的必要条件。且在相同商品上使用相同商标的情况下，所谓的“推定混淆”是绝对推定，不能通过相关证据来推翻。涉外定牌加⼯工产品虽然用于出口而不在本国销售，但并不属于过境货物，因此定牌加工仍属于具有营利性质的商业活动的范畴。[17]（二）认为不侵权而更多的观点则是支持定牌加工行为并不侵犯中国境内商标权人的权利，因为加工货物不在国内销售，不会在国内发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众的混淆。[18] 其理由可以归纳为以下几点：（1）贴牌行为不会造成市场的混淆，在这些案件中，所涉贴牌的商品并不在中国销售，也即贴牌产品和国内商标持有人的产品在不同的国家销售，面临的是不同的消费者，不可能造成混淆或误认。（2）不会对国内商标持有人造成损害。贴牌商标只在制造加工过程中出现，并未进入消费流通领域。贴牌加工行为（3）贴牌加工企业的贴牌行为并非商标法意义上的商标使用。旧《商标法》第52条规定未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标属于侵犯注册商标专用权的行为。但是，作为商品标志来说，商标只有投入市场才可视为使用，商标的基本功能在于识别性，即区别不同商品和服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节才能发挥其功能，也才有可能给使用者带来物质利益。贴牌加工的的商品目标市场是国外市场，在中国该商标并没有真正使用过，因而不构成侵权。[19]出口环节查获的定牌加工商品，并未真正进入流通领域， 尚未面对真正的消费者，因此并非商标法意义上的使用行为，因而不构成侵权。相关的司法判决可见，上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案。类似观点在2012年最高人民法院(2012)行提字第2号判决中亦有体现，该判决书指出：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。委托中国大陆境内厂家生产加工商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于《商标法》第31条规定的“使用”。 [20]六、最高人民法院对定牌加工问题表态近日，最高人民法院对一起历时5年的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件作出终审判决。最高院认为，在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。判决书指出：商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。（一）案情简介 莱斯公司是第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标权人，该商标核定使用的商品为第6类，包括家具用金属附件、五金锁具等。 2010年，亚环公司受墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V.（储伯荷拉密斯塔斯公司，以下简称储伯公司）委托，为其定牌加工挂锁产品，并全部返销回墨西哥。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的被控侵权挂锁若干箱。该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上并未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。 储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。 2011年1月30日，莱斯公司以亚环公司未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至原审法院。 （二）法院观点 案件的争议为，亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司“PRETUL”商标专用权的行为，以及亚环公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。 最高人民法院认为，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。法院认为，商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。[21]（三）该判决的意义这么一来最高法院的态度也十分明确了，也就是认为定牌加工中贴附的标志并不能起到商标的识别作用，不能被认定为商标意义上的使用，即定牌加工行为并不侵犯商标权人的商标专用权。业内人士认为，这是最高人民法院对涉外定牌加工商标侵权问题的首次正式表态，必将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。尽管我国不是判例法国家，即便是最高人民法院的判决也对我国的相关司法没有约束力。但是最高人民法院毕竟是我国最高层级的审判机构，其具有一定的指导意义，下面各级法院或多或少地会遵照最高法院判决中的规则进行审判。当然，即使是判例法国家的类比推理，前提也必须是两个案件的事实具有一定程度的相似性，因此最高院的这一判决并不意味着可以运用到所有定牌加工案件的审判中，一味地认定定牌加工行为并不侵犯商标专用权。虽然“PRETUL”案将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。但这并非代表最高法院对涉外定牌加工最终的全部意见。关于涉外定牌加工的法律问题，仍有很大的探讨空间。 七、江苏高院强调“必要审查义务”就在最高人民法在PRETUL案中给出定牌加工行为不侵犯商标权的判决之后不久，江苏省高级人民法院对另外一起涉外定牌加工商标侵权案件进行了审判，并认定加工企业常佳公司的行为侵犯国内商标权人的商标专用权。虽然同是定牌加工问题而判决结果不同，但这绝不是“打脸”最高法院的观点，只因具体问题还需具体分析。（一）案情简介 原告上海柴油机股份有限公司（简称“上柴公司”）在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标，2000年被认定为驰名商标。2013年10月1日，印尼PT ADI公司以“DONG FENG（东风）”商标持有人的身份委托江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称“常佳公司”）以该商标生产柴油机及柴油机组件，出口至印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司，其于1987年1月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标，核定于柴油发动机等商品上。 2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同。上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。 常州中院一审认为：侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。遂判决驳回上柴公司的诉讼请求。上柴公司不服一审判决，上诉至江苏高院。二审法院在该院先例的判决思路中确立并完善了“必要审查注意义务”的裁判标准。即虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，且印尼商标持有人有抢注嫌疑，却仍受托贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费，且被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终二审法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失。[22]（二）与最高院PRETUL案之对比分析本案与最高院PRETUL案的事实部分存在一处明显的差异，也正是这一区别导致了两个案件的结果大相径庭。本案的特殊事实是：首先，上柴公司的涉案“东风”商标最早于1962年注册，“东风”牌柴油机也自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区，印尼PT ADI公司在后于1987年注册与上柴公司商标相同的中文“东风”商标。其次，上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标权属在印尼法院进行过长期诉讼，最终印尼最高法院认定“东风”商标归印尼PT ADI公司所有。最后，常佳公司曾经就其擅自使用“东风”商标生产柴油机报关出口至印尼，涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标权的行为与上柴公司达成过补偿协议，常佳公司保证不再发生此类侵权行为。从以上事实可以总结出三点：第一，上柴公司“东风”商标早于印尼PT ADI公司注册；第二，印尼PT ADI公司涉嫌在海外抢注“东风”商标，在印尼与上柴公司有诉讼历史；第三，常佳公司明知上述事实，并曾承诺不再继续侵权。针对以上事实，江苏高院在判决中强调了一种必要的审查和注意义务，也即国内受托企业须对委托方的商标注册情况进行确认，若外方是使用权人，还须审查授权链条是否完整、有效；同时，查询商标是否与国内权利存在冲突，如有则需与国内权利人沟通协商等。由于本案涉及到国内驰名商标海外遭抢注的特殊问题，法院除了依据国内商标法之外，还考虑了推动国际贸易发展的现实需求，有倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为之目的。本案中印尼PT ADI公司抢注“东风”商标的恶意其实十分明显，而印尼当地法院也许出于保护本地企业的目的而最终判决“东风”商标归于印尼企业。此种情况下，如果恶意抢注我国驰名商标的印尼企业可以借定牌加工的法律漏洞，委托中国企业为其加工生产大量产品运往印尼销售，挤压我国上柴公司在印尼的销售市场，严重损害我国企业的海外利益，于法于理都不可容忍。但是对于国外企业的行为我国法律无法触及，因此在这样的情况下，对于我国受委托加工企业的审查和注意义务就必然要相应地提高。本案中，从常佳公司曾经作出保证的这一事实可以推定其明知印尼PT ADI公司有恶意抢注国内驰名商标的嫌疑，明知为印尼公司加工产品并出口印尼销售会损害我国企业在海外的利益，仍然继续进行定牌加工，应属于没有尽到合理的注意和避让的义务。因此，江苏高院最终认定这种情况下的定牌加工行为其构成商标侵权。实际上，最高人民法院在PRETUL案的判决中也考虑了必要的审查义务。与“上柴”一案不同的是，PRETUL案中，国内受托加工企业已经审查了储伯公司的商标权证和商标注册文件等，已经尽到了合理审查义务，另外，国内商标权人莱斯公司受让获得的PRETUL商标实际上很可能是案外人许浩荣抢注的国外商标，具有不正当性。而法律定不能纵容不诚信的行为大行其道，因此在衡量各方利益时，法律的天平必然不能向涉嫌抢注的一方倾斜。（本专题由华东政法大学知识产权专业2015级研究生苏粲整理、编写）原载于《东方知识产权》电子期刊第50期
[1] 刘迎霜：《涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，载于《国际贸易问题》，2013年05期，第169页。
[2] 江苏省无锡市中级人民法院(2006)锡民三初字第24号民事判决
[3] 深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初第55号。
[4] 浙江省高级人民法院 (2005) 浙民三终字第284号民事判决书。
[5] 福州市中级人民法院 (2007) 榕民初字第405号民事判决书。
[6] 广州市中级人民法院（2005）穗中法行初字第10号行政判决书、广东省高级人民法院（2006）粤高法行终字第22号行政判决书。
[7] 刘迎霜：《涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，载于《国际贸易问题》，2013年05期，第171页。
[8] 上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号，上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五（知）初字第317号。
[9] 福建省高级人民法院（2007）闽民终字第459号民事判决书。
[10] 义乌市人民法院（2007）义行初字第84号。
[11] 江苏省高级人民法院（2012）苏知民终字第0297号民事判决书。
[12] 参见2004年2月18日北京市高级人民法院公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)13条。
[13] 参见2006年3月7日北京市高级人民法院公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2006]68号)21条。
[14] 参见2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条。
[15]《最高法首次表态定牌加工不构成商标侵权》，http://www.cqn.com.cn/news/minsheng/msrd/1106866.html，最后访问日期，2016年1月4日。
[16] 王莲峰：《海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年《中国海关知识产权保护状况》的分析》，载于《知识产权》2015年01期，第35页。
[17] 张伟君 魏立⾈ 赵勇：《涉外定牌加工在商标法中的法律性质》，载于《知识产权》2014年02期，第33页。
[18] 孔祥俊:《商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证分析》，载于《人民司法》2009年第15期。
[19] 刘迎霜：《涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，载于《国际贸易问题》，2013年05期。
[20] 徐枫 王正伟：《对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角》，载于《知识产权》2015年07期，第30页。
[21] 《最高院对“定牌加工”是否构成商标侵权首表态：PRETUL商标侵权再审案》，http://www.cnsymm.com/2015/1214/21244.html，最后访问日期：2015年1月6日。
[22] 刘莉：《对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考》，http://www.nipso.cn/onews.asp?id=29690，最后访问日期，2016年1月5日。
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